O direito de precedência no registro da marca das IES junto ao INPI
Drª. Leticia Santana de Andrade Balestero Pranaitis e Drª.Andressa Reais, advogadas associadas da Covac Sociedade de Advogados
Inicialmente é importante esclarecer que a legislação educacional impõe que a estrutura das instituições seja comportada por duas entidades distintas, a entidade mantenedora e a instituição de ensino superior mantida.
As entidades mantenedoras das instituições de ensino superior privadas poderão ser constituídas sob quaisquer das espécies de pessoas jurídicas previstas no Código Civil e a ela será conferida personalidade jurídica, nos termos do art. 7º-A da Lei n.º 9.131/1995.
As entidades mantidas são classificadas de acordo com a sua organização acadêmica, podendo atuar na condição de Faculdades, Centros Universitários e Universidades, conforme artigo 15 do Decreto n.º 9.235/2017, que dispõe sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação das instituições de educação superior e dos cursos superiores de graduação e de pós-graduação no sistema federal de ensino.
O tema foi objeto da Nota Técnica n.º 326/2013 da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior em que esclarecido que a mantida nada mais é do que a projeção física do ato autorizativo, de modo que sem tal ato ela deixa de existir permanecendo apenas o espectro patrimonial físico, via de regra de propriedade do ente personalizado mantenedor (pessoa física ou jurídica de direito privado).
Desta forma, às entidades mantenedoras, sociedades ou associações constituídas sob as formas previstas no direito civil e, portanto, possuidoras de personalidade jurídica, compete prover condições patrimoniais e logísticas que possibilitem a adequada atuação das Instituições de Ensino (entidades mantidas), coordenando a sua gestão administrativa e financeira. Às entidades mantidas, por sua vez, recaem a responsabilidade pela atuação no âmbito acadêmico, desempenhando efetivamente as atividades de ensino.
Nesse sentido, é certeiro dizer que, para as práticas dos atos da vida civil, é necessário que a Instituição de Ensino Superior, constitua pessoa jurídica responsável para tanto.
Pois bem. A lei que regula os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial (Lei n.º 9.279/1996) prevê que poderá requerer o registro da marca a pessoa jurídica com interesse comercial ou industrial para tanto (artigo 128, §2º), isto é, não se pode perder de vista que no momento do depósito da marca é condição de legitimidade que a pessoa jurídica já exista, pois a proteção ao nome empresarial decorre automaticamente do arquivamento dos atos constitutivos de firma individual e de sociedades, ou de suas alterações (Lei n.º 8934/1994, artigo 33).
E mais. O artigo 129 da Lei n.º 9.279/96, prevê expressamente que toda pessoa que, de boa-fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.
A relevância do direito de precedência, que deve ser apontado pelo depositante antes da concessão efetiva do registro é de suma importância, visto ser defeso que exista o registro de duas marcas iguais de empresas no mesmo segmento, pois na espécie é aplicado o princípio da especialidade – ou princípio da especificidade, o qual estabelece a limitação ao ramo de atividade a ela vinculado.
Na hipótese em que o direito de precedência for manifestado como oposição ao pedido de registro, chamado de impugnação administrativa, o usuário de boa-fé deverá observar o procedimento, com seus prazos e requisitos contidos na Lei n.º 9.279/1996, sobretudo os previstos nos artigos 158 a 160.
Por outro lado, se o interessado reivindicar seu direito após a expedição do registro pelo INPI poderá fazê-lo mediante processo administrativo de nulidade (artigos 168 a 172) ou, ainda, optar pela via judicial com o ajuizamento de ação anulatória de registro (artigos 173 a 175), cuja competência é do juízo federal, uma vez que o INPI é litisconsorte passivo necessário, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal e do artigo 175, da Lei nº 9.279/1996, confirmados no julgamento de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça (Resp nº 1.527.232/SP ).
Caso o detentor do registro da marca junto ao INPI verifique que outra pessoa vem fazendo uso concomitante possuirá interesse processual e legitimidade para o ajuizamento perante a justiça comum, por não ser o INPI litisconsorte passivo necessário, de ação de abstenção do uso da marca cumulada com pedido de condenação ao pagamento de lucros cessantes e, ainda, com pedido indenizatório por danos morais.
Verifica-se, portanto, que Lei de Propriedade Industrial proíbe expressamente o registro de marca que reproduza ou imite outra marca registrada, se ambas se identificarem produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim. Por isso. não é admitido que duas Instituições de Ensino tenham registradas a mesma marca junto ao INPI, pois são do mesmo segmento de atuação (ramo educacional). Daí a importância das IES terem a sua marca registrada junto ao INPI, a fim de que seja preservado o seu bem imaterial mais precioso: a sua identidade comercial.
